Il est tentant de retenir un nom qui soit descriptif voire très évocateur de votre produit ou service. Imaginer enregistrer comme marque : VTC Paris pour un service de VTC sur la ville de Paris, TRI VERT pour un service de tri sélectif, BUSINESS Coaching pour un service d’accompagnement à la gestion des affaires…
Ainsi le client perçoit tout de suite votre activité. De plus, s’il était possible de réserver une telle marque, plus personne pourrait utiliser cette terminologie. Quel avantage compétitif, non ?
Mais le code de la propriété intellectuelle limite, heureusement, ce cas de figure.
Rappelons quelques principes généraux d’appréciation du caractère distinctif :
Le législateur a exigé l’existence de distinctivité du signe pour que la marque puisse valablement être déposée. Cette condition s’explique facilement : Il est impératif qu’aucune personne ne puisse se réserver l’utilisation d’une marque qui serait indispensable ou au moins utile aux concurrents.
Imaginons que cette règle n’existe pas, toute personne serait alors libre de déposer la marque « Pomme » pour désigner des pommes. Du coup, comment faire la promotion de ces fruits, s’il n’est plus possible de désigner ainsi. Ce terme « pomme » doit rester à la disposition de tous afin de préserver la liberté de la concurrence. Cependant, il n’est pas interdit de s’approprier ce terme du langage commun pour désigner tout autre chose : APPLE pour des produits informatiques 
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La distinctivité est l’aptitude de la marque à distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux des autres entreprises. La marque doit donc permettre au consommateur d’identifier le produit comme provenant d’une entreprise déterminée.
L’exigence de distinctivité est prévue à l’article L 711-2 du code de la propriété intellectuelle :
Le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés.
Sont dépourvus de caractère distinctif :
a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;
b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service ;
c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle.
Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l’usage.
L’appréciation du caractère distinctif s’effectue en considérant:
- Le signe déposé
- Au regard des produits et services
- En fonction de la perception par le public de référence. Le consommateur de référence ne doit pas pouvoir établir de lien direct et concret entre les signes et tout ou partie des produits et services : le signe doit être arbitraire.
Maintenant que vous connaissez la règle du jeu, voyons par l’exemple ce qu’il n’est pas possible de faire pour sortir du défaut de distinctivité :
- Accoler les termes génériques. Ex: « Salondebeauté » pour un salon de beauté
- Insérer des points, tirets entre les mots. Ex: « salon.de.beauté »
- Utiliser une apostrophe entre des mots ou pour remplacer une ou plusieurs lettres muettes. Ex : « Lunett’ » pour une marque de lunettes
- Modifier l’orthographe sans modifier la phonétique. Ex : « Lunet » pour des lunettes
- Combiner des éléments sans conférer un caractère distinctif : Ex : Lunet’bois pour des lunettes à monture bois
- Utiliser un acronyme et son syntagme (verbalisation de l’acronyme) dépourvu de caractère distinctif. Ceci fait suite à une décision européenne : CJUE C90/11 où il a été décidé qu’une marque composée de deux éléments (un acronyme distinctif en soi et un syntagme descriptif) qui s’expliquent mutuellement, doit être refusée ou annulée au visa de l’article 3(1)(c) de la directive 2008/95/CE. Ex : « CA Crédit Agricole ».
- Utiliser des termes qui dénotent simplement une qualité ou une fonction positive ou attractive des produits et services comme : ECO, MEDI , MULTI, MINI, ULTRA, PLUS, UNIVERSAL, BEST… Ce type de signe a davantage vocation à constituer un message promotionnel qu’un identifiant des produits et services, fonction essentielle de la marque. Combiner un terme laudatif (définition : Désigne un discours visant à glorifier ou à vanter les mérites de quelqu’un ou quelque chose.) comme : SUPER, BEST, PREMIUM…à un terme dépourvu de caractère distinctif sera voué au refus. Ex :« Best croissant » pour des croissants que nous pouvons espérer être les meilleurs
- Utiliser une combinaison de mots, même si elle n’est pas correcte d’un point de vue grammatical, peut être considérée comme habituelle dans le langage publicitaire et le contexte commercial en cause. C’était le cas de la combinaison «ECOPRO», où l’élément laudatif «PRO» est placé après l’élément descriptif «ECO». Cette combinaison était perçue par le public pertinent comme une indication de ce que les produits désignés sont destinés aux «professionnels de l’écologie» ou «favorables à l’écologie» (arrêt du 25/04/2013, T-145/12, Eco Pro, EU:T:2013:220, § 29 à 32).
- Utiliser les extensions internet ou suffixes de domaines de premier niveau « .com », « .fr », « .net ». Ex : « venteenligne.com » pour un site marchand, www.books.com pour des produits de l’imprimerie
- Utiliser les abréviations de la forme juridique d’une société (par exemple, SA, Ltd., GmbH …) ne peuvent ajouter de caractère distinctif à un signe.
Retenez surtout : Plus votre marque est descriptive, plus vous avez des chances que l’administration vous la refuse (adieu la taxe de dépôt et on repart à zéro). Le cas échéant, si cette administration vous l’accepte, car vous avez utilisé un petit artifice (logo, ajouter un terme sans trop intérêt…), la marque risque d’être assez faible et vos chances de gagner un procès pour contrefaçon, concurrence déloyale ou parasitage seront maigres.
Sources juridiques pour l’écriture de cet article: https://oami.europa.eu ; http://www.village-justice.com/
